Jak ochronić znak towarowy przed nieuczciwym konkurentem?

W niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2024r. o sygn. akt II GSK 454/21 sąd wskazał przesłanki stwierdzenia złej wiary zgłaszającego znak towarowy. Jak stwierdził sąd, nieuczciwość zachowania zgłaszającego polega w szczególności na wykorzystaniu systemu formalnej ochrony znaków sprzecznego z podstawową funkcją znaków, tzn. z funkcją oznaczenia pochodzenia znaku od określonego przedsiębiorcy. Dodatkowo, zgłaszający w złej wierze działa niezgodnie z interesami innych uczestników tego systemu, którzy używają w obrocie identycznego lub podobnego oznaczenia dla tych samych lub podobnych towarów.

Prawo ochronne na znak towarowy a pierwszeństwo używania oznaczenia

Zgłoszenie znaku w złej wierze może obejmować zgłoszenie niezgodnie z interesami uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego, bądź pierwszeństwa rzeczywistego używania oznaczenia. W tym drugim przypadku mowa jest o sytuacji uprawnionego, który pomimo braku rejestracji swojego znaku, jako pierwszy używał oznaczenia na rynku z tym skutkiem, że stworzył wśród klientów i innych uczestników rynku skojarzenia oznaczenia z towarem / usługą jako wskazówkę jego pochodzenia. W polskim porządku prawnym status ochrony oznaczenia jedynie używanego, a niestanowiącego przedmiotu prawa podmiotowego określa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Ustawa chroni interes przedsiębiorcy polegający na czerpaniu korzyści z faktu pierwszeństwa rzeczywistego używania oznaczenia. Korzyść (interes) wyraża się w niezakłóconej wyłączności używania oznaczenia w funkcji wskazówki pochodzenia towaru / usługi z jego przedsiębiorstwa. Co istotne, interes przedsiębiorcy, który jako pierwszy używał danego oznaczenia zasługuje na ochronę w wyższym stopniu niż działania, których celem jest przechwycenie używanego oznaczenia, jak i przejęcie jego utrwalonej pozycji na rynku („Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze”, Palestra 1-2/2022, prof. dr hab. Urszula Promińska). Uwzględniając, że znak towarowy ma być używany dla odróżniania towarów, zgłoszenie znaku towarowego w innym celu pozwala przyjąć, iż zostało ono dokonane w złej wierze, a wszelkie tego rodzaju działania należy ocenić jako sprzeczne z obiektywnymi wartościami wyznaczającymi uczciwość w obrocie.

Unieważnienie znaku towarowego jako element strategii procesowej

W tym miejscu pojawia się jednak wątpliwość, czy w przypadku kolizji prawa ochronnego na znak towarowy z rzeczywistym używaniem znaku identycznego / podobnego oraz ewentualnego sporu, sądy przychylą się do wypracowanej w doktrynie argumentacji. Opierając się bowiem wyłącznie na prawie własności przemysłowej można stwierdzić, że w świetle tej ustawy uprawnionym będzie podmiot, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, podczas gdy samo używanie oznaczenia zasadniczo nie jest objęte ochroną. Wyjątkiem jest tutaj status tzw. używacza uprzedniego uregulowany w art. 160 p.w.p. Zgodnie z tym przepisem, Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Uprawnienie to odnosi się więc wyłącznie do osób prowadzących niewielką, lokalną działalność, nie ma jednak zastosowania do przedsiębiorców działających na większą skalę.

Aby maksymalnie zabezpieczyć interesy używającego znak, warto rozważyć złożenie wniosku o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie złej wiary zgłaszającego lub wcześniejszego prawa. Kryterium decydującym dla stwierdzenia złej wiary będzie stan świadomości uprawnionego w dacie zgłoszenia spornego znaku. Jak wynika z utrwalonej linii orzeczniczej, tylko zła wiara istniejąca w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji jest podstawą do jego unieważnienia, bowiem tylko wtedy można mówić o istnieniu negatywnej przesłanki rejestracyjnej.

Gdzie złożyć wniosek o unieważnienie?

Przy rejestracji znaku towarowego występują trudności z badaniem omawianej przeszkody przez Urząd Patentowy, który nie jest w stanie ex officio stwierdzić złej wiary zgłaszającego. Dlatego też, zarzut zgłoszenia w złej wierze pojawia się bardzo często w postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego. W celu wzmocnienia naszej argumentacji we wniosku o unieważnienie, warto również powołać względne przeszkody rejestracyjne z art.132 (1) ust. 1 p.w.p.

Trzeba pamiętać, że od czasu nowelizacji k.p.c. i wprowadzenia sądów ds. własności intelektualnej, unieważnienie znaku towarowego jest możliwe również przed sądem powszechnym w drodze pozwu wzajemnego w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć prowadzenia dwóch równoległych postępowań przed Urzędem Patentowym i sądem cywilnym, a zatem jest korzystne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i praktycznym.